!!Экзамен зачет 2023 год / Вводный научный комментарий к части четвертой ГК. Павлова, Калятин, Корнеев

образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 1352 ГК). Фактически это означало, что внешний вид объекта может охраняться в качестве промышленного образца постольку, поскольку он обусловлен конструкцией такого объекта. Это, однако, создавало сложности с определением охраноспособности объекта, так как во многих случаях было нелегко провести разграничение художественного, декоративного оформления объекта с художественно-конструкторским решением. Тем более что и действующее законодательство, следуя общепринятым образцам, одновременно подчеркивало, что оформление объекта не должно быть жестко связано с его техническими характеристиками (охрана не предоставлялась решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия).

В условиях, когда внешнее оформление производимой продукции становится одним из важнейших факторов, влияющих на успешность выхода продукции на рынок, усложненный механизм правовой охраны такого оформления естественным образом создавал проблемы для бизнеса.

Предложенный вариант позволил отказаться от необходимости искать разграничение между внешним оформлением и художественно-конструкторским решением объекта за счет использования более широкого понятия: согласно новой редакции п. 1 ст. 1352 ГК в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Таким образом, данная формулировка позволяет охранять в качестве промышленного образца практически любое внешнее оформление изделия за исключением случая, когда внешний вид объекта обусловлен исключительно технической функцией изделия. По сути, мы наблюдаем переход к охране дизайна объекта как такового, что существенно расширяет возможности разработчиков новой продукции по обеспечению своих интересов.

Соответственно, в качестве существенных признаков промышленного образца не будут более учитываться эргономические особенности внешнего вида изделия. В то же время в число этих признаков включаются такие менее формализуемые характеристики, как линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия в дополнение к использовавшимся ранее более конкретным характеристикам "форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов".

Вполне логично, что в силу отказа от такой формализации существенных признаков исчезает необходимость в использовании перечня существенных признаков промышленного образца: будут учитываться только те существенные признаки, которые нашли отражение на изображениях внешнего вида изделия (что повышает значимость полного отражения внешнего вида изделия на представляемых в патентное ведомство изображениях) <1>. Тем более следует согласиться, что "эстетические (художественные) особенности внешнего вида изделия нельзя полностью и адекватно описать словами"

<2>.

--------------------------------

<1> См.: п. 3 ст. 1354 ГК РФ.

<2> Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. N 5. С. 16.

Такой вариант является достаточно распространенным в мире и закреплен в Женевском акте Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, ст. 5 которого, описывая содержание международной заявки, упоминает об изображениях промышленного образца, но ничего не говорит о перечне существенных признаков. Таким образом снимается препятствие для присоединения к этому международному соглашению.

Несмотря на то что критерий оригинальности промышленного образца раскрывается так же, как и ранее (существенные признаки промышленного образца должны быть обусловлены творческим характером особенностей изделия), чрезвычайно важно, что в новом варианте сравнение производится на основании критерия впечатления, которое производит на информированного потребителя изделие определенного назначения. Иначе говоря, оригинальность будет определяться на основании субъективного критерия, а не объективной отличимости объекта по определенным заранее характеристикам.

Исходя из этого подхода будет осуществляться и оценка использования в изделии чужого промышленного образца: согласно п. 3 ст. 1358 ГК, промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Значительное расширение понятия промышленного образца нашло свое отражение и в том, что при

КонсультантПлюс www.consultant.ru Страница 31 из 49

надежная правовая поддержка

определении охраноспособности объекта будут учитываться не только патенты и заявки на промышленные образцы, но и все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания. Это также указывает на то, что сравнение производится не по формализованным признакам, а на основании оценки общего вида изделия, который может определяться, среди прочего, и использованными в изделии техническими решениями, и товарными знаками (прежде всего, представляющими собой форму изделия).

Сдругой стороны, это означает признание возможности функционального пересечения ряда разных видов интеллектуальной собственности, причем интересно заметить, что не только товарный знак может определять дизайн изделия, но и промышленный образец способен выполнять функцию индивидуализации. Но это влечет и риск возможного конфликта разных правообладателей, соответственно, законодатель должен позаботиться о наличии инструментов, позволяющих разрешать такие конфликты. С этой целью в п. 6 ст. 1252 ГК вводится специальное правило, позволяющее разрешить столкновение промышленных образцов со средствами индивидуализации (см. главу 1).

Следует отметить изменение в ГК перечня объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца. Если в прежней редакции помимо решений, обусловленных исключительно технической функцией изделия, ГК указывал на объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные, гидротехнические и другие стационарные сооружения, а также объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ, то в новой редакции эти два не слишком значимых случая (в своих крайних формах покрываемых определением промышленного образца) заменены на гораздо более существенное исключение. Решения, способные ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решения, идентичные объектам, указанным в пунктах 4 - 10 ст. 1483 ГК (т.е. ряду охраняемых наименований) либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, в которых правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект. Таким образом, предупреждается регистрация промышленных образцов в случае возникновения риска их смешения с государственными символами, объектами всемирного культурного наследия, чужими товарными знаками, персонажами произведений и т.д. В ряде случаев регистрация таких промышленных образцов допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

Ну и, конечно, надо помнить о появившейся возможности защищать с помощью промышленных образцов объекты архитектуры и другие указанные выше объекты.

Спризнанием возможности функционального пересечения промышленных образцов со средствами индивидуализации связано и введение запрета отчуждения исключительного права на промышленный образец, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1365 ГК), аналогично тому, как это было сделано для товарных знаков. Например, очевидно, что такая ситуация может возникнуть в случае, когда лицо одновременно владеет патентом на определенный промышленный образец и зарегистрированным товарным знаком, сходным до степени смешения с этим промышленным образцом, и желает передать исключительное право на промышленный образец другому лицу, оставив за собой исключительное право на товарный знак.

Еще одно ограничение связано с возможным использованием в промышленном образце официальных символов, наименований и отличительных знаков (уже независимо от оценки риска введения

взаблуждение потребителя). Согласно новой ст. 1231.1 ГК не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части (см. главу 1). Наличие указанных объектов в промышленном образце согласно п. 1 ст. 1398 ГК будет являться основанием для признания патента на промышленный образец недействительным.

Как и в случае с полезными моделями, вводится правило о выставочном приоритете: согласно п. 4 ст. 1352 ГК раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым, получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом, в результате экспонирования промышленного образца на выставке, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации (причем ранее, говоря о раскрытии информации, но не упоминая выставки, закон определял иной срок подачи заявки - шесть месяцев).

надежная правовая поддержка

Следует обратить внимание, что к промышленным образцам применима и норма о зависимых объектах, рассмотренная выше.

Меняются и правила об определении срока действия исключительного права на промышленный образец: теперь этот срок будет составлять пять лет (п. 1 ст. 1363 ГК) с возможностью неоднократного продления каждый раз по пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет. Таким образом, общий срок действия исключительного права остался прежним, но необходимость его неоднократного продления будет стимулировать более быстрое прекращение охраны неиспользуемых промышленных образцов. Эти правила будут применяться только к патентам, выданным по заявкам, для которых дата подачи установлена после 1 января 2015 г.

5. Довольно многочисленны изменения, относящиеся к условиям и порядку проведения экспертизы заявки на государственную регистрацию изобретения, полезной модели и промышленного образца. Значительная часть этих изменений носит технический характер, но на самых важных моментах остановиться необходимо.

Так, обратим внимание, что для заявок на изобретение и полезную модель появляется новое требование: сущность, соответственно, изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК) или полезной модели (п. 2 ст. 1390 ГК) должна быть раскрыта в документах заявки с полнотой, достаточной для осуществления этого изобретения или этой полезной модели. Данное требование нужно отличать от критерия промышленной применимости, так как установление теоретической возможности использования технического решения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере (промышленная применимость) еще не означает, что информации, содержащейся в материалах заявки, достаточно для реализации этого решения на практике. Следует согласиться, что функция осуществимости была совершенно несвойственна критерию промышленной применимости <1> и, соответственно, не могла реализовываться эффективно. Следовательно, возможна ситуация, когда созданное решение может являться охраноспособным, но в выдаче патента будет отказано.

--------------------------------

<1> Дементьев В.Н. Изобретение - решение задачи? // Патентный поверенный. 2012. N 5. С. 15.

Смысл такой меры вполне понятен: особая монополия в отношении конкретного решения дается изобретателю за то, что он раскрывает суть своей разработки обществу и на эту информацию могут опираться другие изобретатели в своих поисках. Если же информация раскрыта не полностью, как реализуется изобретение - обществу не вполне ясно, и приобретателю исключительного права на патент требуется запрашивать у изобретателя дополнительную информацию для того, чтобы реализовать эту разработку, то у общества нет и оснований для предоставления изобретателю указанной монополии. С практической же точки зрения это означает необходимость повышения внимания к подготовке документов заявки, так как каждый заявитель вполне обоснованно стремится сократить объем раскрываемой в заявке информации, но ее всегда должно быть достаточно для того, чтобы приобретатель патента или лицензиат мог использовать это техническое решение на практике.

Вполне понятно, что указанное требование отсутствует в статьях, посвященных промышленному образцу, так как охрана в этом случае предоставляется только применительно к тем существенным признакам, которые нашли отражение на изображениях внешнего вида изделия.

В подпункт 2 п. 1 ст. 1398 ГК внесены изменения, которые позволяют, если информации недостаточно для осуществления полезной модели или промышленного образца, не только патентному ведомству отказывать в выдаче патента, но и заинтересованному лицу оспаривать патент в случае его выдачи. Поэтому недостаточное раскрытие информации в заявке может как осложнить процесс получения патента, так и создать для патента (если он все же будет выдан) постоянную угрозу в будущем.

По общему правилу при подаче заявки, в которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной (абзац 2 п. 3 ст. 1381 ГК). Это правило, однако, не будет применяться к заявке, послужившей основанием для испрашивания приоритета по международной заявке, поданной в Роспатент (п. 2 ст. 1395 ГК). Таким образом, подача в Роспатент международной заявки не приведет к отзыву более ранней заявки.

Следует обратить внимание на то, что в тех ситуациях, когда в ходе проведения экспертизы заявки Роспатент направляет заявителю запрос (статьи 1384, 1386, 1387 ГК и т.д.), срок на представление ответа отсчитывается со дня направления запроса, а не со дня получения запроса заявителем (как было ранее). Это изменение было обусловлено тем, что при существовавшем ранее варианте определение того, нарушил ли заявитель указанные в законе сроки, являлось зачастую невыполнимой задачей, так как не всегда можно было установить в действительности срок получения заявителем уведомления (а ведь это важно не только для Роспатента, но и для третьих лиц, интересы которых могут быть затронуты выдачей

КонсультантПлюс www.consultant.ru Страница 33 из 49

надежная правовая поддержка

соответствующего патента).

В большинстве случаев такие сроки увеличились (например, представление исправленных или недостающих документов должно быть осуществлено в течение трех месяцев, а не двух, как ранее), но использование в качестве исходной точки отсчета срока даты получения означает возрастание рисков для заявителя при бумажной переписке - письмо может прийти к нему с опозданием или вообще не дойти.

Однако данный риск не представляется значительным в случае, если заявитель уже перешел во взаимодействии с патентным ведомством на использование электронной переписки. С другой стороны, указанное изменение требует, чтобы заявитель внимательно подошел к организации документооборота в своей компании: очевидно, требуется назначить человека, ответственного за взаимодействие с патентным ведомством, чтобы полученное письмо не лежало, ожидая распределения между сотрудниками компании.

Несколько меняется порядок направления заявителю отчета Роспатента об информационном поиске

вслучае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение подано при подаче заявки. Если в прежнем варианте п. 3 ст. 1386 ГК устанавливал обязанность патентного ведомства направить такой отчет "по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы по существу", то теперь он должен быть послан заявителю "до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу", что значительно точнее определяет срок, когда заявитель получит отчет, да и дает возможность Роспатенту не ждать истечения шести месяцев, если отчет уже готов.

На случай же, если заявка уже опубликована, новая редакция ст. 1386 ГК предусматривает необходимость публикации и отчета об информационном поиске. Это позволяет лицам, интересы которых может затронуть выдача патента, уже на стадии рассмотрения заявки оценить перспективы выдачи патента и представить на рассмотрение патентного ведомства свои возражения, которые оно должно учесть при принятии решения по заявке (п. 5 ст. 1386 ГК).

Вполне понятно уточнение, сделанное в ст. 1388 ГК, - заявителю могут не предоставляться материалы, на которые имеются ссылки в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если это материалы, с которыми не вправе ознакомиться любое лицо (в случае отсутствия публикации сведений о такой заявке). Очевидно, что сюда будут попадать материалы, доступ к которым ограничен.

Значительно изменилась статья 1378 ГК, касающаяся внесения изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Здесь можно упомянуть и несколько иную терминологию (новый вариант употребляет более точное выражение "изменение заявки по существу", нежели прежнее "изменение сущности заявленного изобретения, полезной модели или промышленного образца") и указание на то, что в заявку могут вноситься не только исправления и уточнения, но и дополнения, и более подробное определение "дополнительных материалов, изменяющих заявку по существу", ограничивающее возможность выдачи патента в отношении задачи, не отраженной изначально

взаявке (сближающее его с подходом, принятым в Европейской патентной конвенции) и т.д.

Весьма интересно изменение, вносимое в п. 1 ст. 1389 ГК. Этот пункт касается случаев восстановления пропущенных заявителем сроков представления документов или дополнительных материалов по запросу Роспатента. Если в прежней редакции возможность восстановления таких сроков обусловливалась представлением доказательств уважительности причин, по которым не был соблюден срок, то в новом варианте употребляется другой вариант: сроки могут быть восстановлены "при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок". Разница, казалось бы, невелика, но она облегчает положение заявителя - ему достаточно лишь назвать причины пропуска срока (которые должны выглядеть уважительными), не представляя никаких подтверждающих документов и иных доказательств. Учитывая, что Роспатент фактически будет лишен возможности проверить действительность сообщенной информации (кроме наиболее очевидных обстоятельств), то ему останется полагаться лишь на добросовестность заявителя; соответственно, сроки будут восстанавливать в большинстве случаев.

Попутно в указанном пункте решается и процедурный вопрос: для восстановления такого срока требуется решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.

При подаче заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец теперь больше не требуется прилагать документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, уменьшения ее размера либо отсрочки ее уплаты. Это связано с тем, что ст. 7 Федерального закона N 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещает органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, требовать от заявителей документы и

надежная правовая поддержка

информацию, в том числе подтверждающие внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении таких органов (за некоторыми исключениями). Соответственно, из ст. 1374 ГК был исключен пункт 5, содержащий обязанность приложить указанный документ, а в п. 2 ст. 1393 ГК в качестве основания отказа в выдаче патента названа неуплата патентной пошлины (вместо непредоставления документа, подтверждающего ее уплату, как было ранее). То есть пошлину уплачивать по-прежнему обязательно и в случае ее неуплаты патент не будет выдан, но доказывать уплату пошлины (или освобождение от ее уплаты) не нужно - это должен проверить сам Роспатент, опираясь на имеющиеся у него информационные ресурсы, а не запрашивая информацию у заявителя.

Некоторые технические правки относятся к порядку использования права конвенционного приоритета. Самая заметная - изменение порядка расчета срока на представление заявления о желании воспользоваться правом конвенционного приоритета для полезной модели. В прежней редакции такое заявление должно было быть подано до истечения двух месяцев со дня подачи соответствующей заявки (т.е. той, для которой истребуется приоритет по более ранней заявке). В новом варианте заявление подается в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции (п. 3 ст. 1382 ГК). Учитывая, что сроки конвенционного приоритета для изобретений и полезных моделей одинаковы, использование общего варианта расчета сроков подачи заявления представляется вполне логичным.

Наконец, в п. 1 ст. 1385 ГК определено, что публикация заявки на изобретение не будет производиться, если до истечения пятнадцати месяцев (а не двенадцати месяцев как ранее) со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения. В обычной ситуации публикация производится по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки, поэтому разница в полгода между крайним сроком, когда можно было, отказавшись от заявки, избежать ее раскрытия, и датой публикации представлялась чрезмерной. Произведенные изменения дают заявителю дополнительный срок для того, чтобы оценить свои шансы на получение патента без риска раскрытия сущности своего технического решения.

6.Изменения правил, относящихся к распоряжению правами, в Гражданском кодексе весьма значительны, причем не только в части общих правил, применимых ко всем результатам интеллектуальной деятельности (см. главу 1), но и в отношении собственно регулирования распоряжения исключительным правом на объекты патентных прав.

Так, определенные изменения произведены в статьях, касающихся распределения прав на заказанный результат интеллектуальной деятельности. В частности, п. 3 ст. 1372 ГК касается случая, когда заказчик промышленного образца оставляет право на получение патента и исключительное право подрядчику (исполнителю). Очевидно, что заказчик в любом случае должен иметь какое-то право, в противном случае это будет просто дарение соответствующей денежной суммы исполнителю. Если ранее ГК говорил о том, что если заказчик не обладает исключительным правом на промышленный образец, то он вправе использовать его для собственных нужд, то теперь - о том, что заказчик вправе использовать промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор.

Аналогичные изменения внесены и в другие статьи четвертой части ГК, касающиеся создания результатов интеллектуальной деятельности по договору (ст. 1296, ст. 1431 ГК и т.д.). Такие изменения позволяют расширить возможности заказчика по использованию созданного объекта, так как в этом случае использовать его можно и не только для собственных нужд. Это отражает природу отношений сторон, ведь если заказчик заранее соглашается на закрепление исключительного права за исполнителем, скорее всего объект создается в каких-то общеполезных целях, выходящих за пределы использования его только самим заказчиком.

Одной из редко используемых форм распоряжения исключительным правом на изобретение является подача заявления о готовности заключить договор об отчуждении патента (в случае его выдачи) с любым заинтересованным лицом (ст. 1366 ГК), что позволяет избежать уплаты патентных пошлин. Теперь ГК определяет, что такое заявление может быть сделано только до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной. То есть воспользоваться этой возможностью следует, пока еще существует неопределенность в отношении выдачи патента.

Нужно также помнить, что до отзыва такого заявления будет невозможно преобразовать патент на изобретение в патент на полезную модель (п. 3 ст. 1398 ГК).

7.Очень важное для всех правообладателей изменение произошло в отношении определения возможных форм защиты патентных прав. До последнего времени в сфере патентного права не была предусмотрена возможность взыскания вместо убытков компенсации. Теперь в ст. 1406.1 ГК это упущение исправлено и в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или

надежная правовая поддержка

промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности сможет также требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков (которые зачастую непросто доказать) выплаты компенсации:

1)в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (здесь потребуется доказать только сам факт нарушения);

2)в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель (а здесь уже потребуется кроме доказывания факта нарушения доказать и наличие определенных цен).

Выбор между взысканием убытков и взысканием одного из видов компенсации будет осуществлять сам правообладатель.

Конечно, как показывает опыт применения механизма взыскания компенсации в отношении иных объектов, в случае взыскания первого из указанных вариантов компенсации суды склонны определять ее размер ближе к нижней установленной границе. В то же время существует возможность взыскания ее за отдельные случаи нарушения, что в совокупности с отсутствием необходимости доказывать размер убытков существенно усиливает возможности правообладателя по защите своих интересов. Однако увеличение числа инструментов означает и то, что охране своих прав следует подходить системно с тем, чтобы иметь возможность эффективно использовать наиболее подходящее для данного случая средство.

8. К объектам патентного права примыкает и тесно связан с ними такой объект, как секрет производства (ноу-хау). Здесь изменения не ограничились технической правкой, но серьезно преобразовали весь правовой режим этого объекта.

Первое, что следует заметить - это определенное сужение самого понятия секрета производства: им теперь могут быть не любые сведения, а только сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Соответственно, сюда не будет попадать, например, информация о планах конкурентов по развитию бизнеса и т.п. информация, что не мешает к ней применять режим коммерческой тайны, но без получения исключительного права. В этом и смысл такого изменения: исключительное право должно предоставляться в отношении определенного решения некоей задачи, но не абстрактной информации. Следует заметить, что Соглашение ТРИПС, говоря о защите закрытой информации, не вводит обязанность защищать ее именно с помощью исключительного права.

Таким образом, ноу-хау сближается с объектами патентного права; фактически, для одних и тех же решений можно альтернативно использовать два правовых режима - в зависимости от того, будет ли раскрываться суть такого решения.

Пункт 2 ст. 1465 ГК также уточняет, что секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом. В целом эта норма выглядит очевидной (нельзя засекретить устав своей компании), но здесь наиболее важным является определение того, что невозможность существования секрета производства может вытекать не только из закона, но и из положений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации (именно эти документы входят в понятие "иные правовые акты" согласно п. 6 ст. 3 ГК). Нужно подчеркнуть также, что данная норма говорит не о введении режима секрета производства в отношении определенной информации (т.е. о появлении нового объекта охраны), а о его применении (как к новому объекту, так и к уже существующему); это означает, что принятие соответствующего указа Президента или постановления Правительства может привести к прекращению уже существующего секрета производства.

Второе важное изменение в отношении секретов производства - это замена (в списке условий охраноспособности объекта) введения режима коммерческой тайны на принятие разумных мер для соблюдения конфиденциальности соответствующих сведений. Как известно, режиму коммерческой тайны посвящен Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Статья 10 этого Закона предусматривает меры, которые должны быть приняты в обязательном порядке при введении этого режима, в том числе учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана, регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентам на основании гражданско-правовых договоров; нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, специального грифа и т.д. Очевидно, что указанные требования не всегда просто реализовать, они могут быть достаточно затратными, наконец, они

надежная правовая поддержка

предполагают, что результат интеллектуальной деятельности уже сформулирован в окончательном виде. В частности, неизбежно возникнут сложности с результатами интеллектуальной деятельности, находящимися в разработке (и, соответственно, еще не оформленными в соответствии с требованиями указанного Федерального закона), с устной информацией, с секретами производства, предоставляемыми иностранными контрагентами (в законодательстве которых нет требований, аналогичных содержащимся в данном Федеральном законе) и т.д.

Таким образом, хотя такой режим оказался вполне практически реализуемым, было решено упростить охрану соответствующей информации.

Вэтой связи новый закон отказывается от требования обязательного соблюдения режима коммерческой тайны, этот режим становится лишь одним из возможных вариантов поведения. Выбор разумных мер остается за правообладателем, но он должен ориентироваться на определенную сложившуюся в отрасли практику.

Вто же время нужно иметь в виду, что Федеральный закон N 35-ФЗ среди прочего вносит определенные изменения и в Федеральный закон "О коммерческой тайне", которые заставляют работодателя задуматься о том, в каких случаях стоит сохранить этот режим. В частности, указывается обязанность работника не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, и без согласия работодателя не использовать эту информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны, в том числе после прекращения действия трудового договора, а также обязанность работника возместить причиненные работодателю убытки, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей. При этом в соответствии с п. 5 новой редакции ст. 11 Федерального закона "О коммерческой тайне" работник не возмещает такие убытки, если разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, произошло вследствие несоблюдения работодателем мер по обеспечению режима коммерческой тайны, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Особо следует обратить внимание на пункты 6 и 7 новой редакции ст. 11 Федерального закона "О коммерческой тайне". Согласно п. 6 трудовой договор с руководителем организации должен предусматривать его обязанности по обеспечению охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются организация и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны конфиденциальности этой информации (соответственно, совсем избежать применения режима коммерческой тайны не удастся). А пункт 7 возлагает на руководителя организации обязанность возместить организации убытки, причиненные его виновными действиями в связи

снарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. В этой связи для руководителя каждой организации становится очень важным определить свои конкретные обязанности в сфере защиты коммерческой тайны, а также установить во внутренних документах компании особенности применения данного режима в рамках конкретной организации.

Исходя из сказанного, упрощение требований, предъявляемых законом к секретам производства, не должно вести к пренебрежению правилами, установленными в отношении режима коммерческой тайны. Правообладатель имеет набор правовых инструментов и использовать их надо с учетом назначения, характеристик и возможностей, не забывая и о существовании других инструментов.

9. Отдельные изменения были внесены и в главы ГК, относящиеся к селекционным достижениям и топологиям интегральных микросхем. Преимущественно они носят редакционный характер, содержат терминологические уточнения, аналогичные рассмотренным выше, меняют правила о регистрации договоров. Новые нормы в этих разделах не носят революционного характера: например, ст. 1457.1 ГК уточняет, что к исключительному праву на топологию применяются положения о переходе исключительного права на произведение по наследству, п. 4 ст. 1461 ГК - что право на вознаграждение за служебную топологию неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права, а также о праве работодателя на использование топологии на условиях простой (неисключительной) лицензии в случае, если исключительное право на служебную топологию принадлежит автору и т.д. Аналогичные положения уже существуют в других главах четвертой части ГК.

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВЕ 76 ГК, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАВАМ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ <1>

--------------------------------

<1> Опубликована в виде статьи в журнале "Хозяйство и право". 2014. N 12. С. 3 - 23.

1. Вопросам правового регулирования прав на товарные знаки и знаки обслуживания посвящен

КонсультантПлюс www.consultant.ru Страница 37 из 49

надежная правовая поддержка

параграф 2 главы 76 ГК. Следует учитывать, что в отношении товарных знаков изменения носят менее существенный характер, чем изменения, например, в главе об общих положениях или в главе, посвященной патентному праву.

Частично те изменения, которые требовалось внести в законодательство о товарных знаках, в итоге затронули все объекты интеллектуальных прав и приравненные к ним средства индивидуализации. Прежде всего речь идет о том, что в целях приведения российского законодательства в соответствие с Сингапурским договором о законах по товарным знакам 2006 г., ратифицированным Федеральным законом от 23.05.2009 N 98-ФЗ "О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам" и вступившим в силу для Российской Федерации 18.12.2009, были внесены изменения в систему регистрации любых лицензионных договоров, а не только лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака (статьи 1232, 1234, 1235, 1369, 1490 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> Подробнее - в главе 1.

2. Существенные по количеству, но в основном редакционные по качеству изменения внесены в статью 1483 ГК, определяющую основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Пункт 1 этой статьи определяет, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1)вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2)являющихся общепринятыми символами и терминами;

3)характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4)представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Следует признать, что наличие различительной способности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, - основное условие охраноспособности, поскольку составляет саму суть товарного знака: обозначение, не имеющее различительной способности, не может служить для индивидуализации товаров. Отсутствие различительной способности обозначения - это основное основание отказа в регистрации товарного знака, по которому возникают судебные споры.

Различительная способность обозначения до 1 октября 2014 года могла иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки конкретного товара.

Для обозначения, которое может быть различительным само по себе, наличие различительной способности товарного знака оценивается по отношению к конкретным товарам, поскольку правовая охрана предоставляется товарному знаку лишь в отношении определенных товаров. При этом следует рассматривать обозначение не само по себе, в том числе, например, словесное обозначение - с точки зрения русского языка и абстрактного его смысла, - а применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Для обозначений, приобретших различительную способность, оценке при регистрации товарного знака подлежит возможность в глазах адресатов товарных знаков - потребителей - связывать конкретное обозначение с конкретным товаром конкретного производителя. При этом, как правило, о приобретенной различительной способности обозначения свидетельствует длительное использование его до регистрации

вкачестве товарного знака для целей индивидуализации товаров.

Внесенные изменения расширили возможности для регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Согласно подпункту 2 пункта 1.1 ст. 1483 ГК могут быть зарегистрированы обозначения, которые состоят только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом признается, что комбинированное обозначение, даже если оно состоит только из обозначений, которые сами по себе не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации неохраноспособных обозначений.

3. Содержание пункта 2 ст. 1483 ГК было заменено ссылкой на новую статью 1231.1 ГК. Эта статья в

надежная правовая поддержка

большей своей части воспроизвела ранее существовавшее регулирование, содержавшееся в подпункте 3 п. 4 ст. 1473 ГК применительно к фирменным наименованиям и в п. 2 ст. 1483 ГК применительно к товарным знакам.

В этом смысле данное изменение является продолжением линии, начавшейся с принятием первоначальной редакции части четвертой ГК РФ, по "выведению за скобки" общих для различных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации положений. Такие общие положения для целей устранения противоречивого регулирования и правоприменения переносятся в главу 69 ГК РФ <1>.

--------------------------------

<1> Подробнее о ст. 1231.1 ГК - в главе 1.

4. Пожалуй, одно из самых существенных изменений было внесено в пункт 6 ст. 1483 ГК, устанавливающий одно из самых часто встречающихся оснований для отказа в регистрации товарного знака.

В соответствии с этой нормой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1)товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2)товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии

смеждународным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3)товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

При анализе заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения подлежат исследованию вопросы, с одной стороны, однородности товаров, по которым обозначение заявлено на регистрацию, с товарами, для которых противопоставленный товарный знак зарегистрирован, с другой - степени сходства товарного знака и обозначения ("подобия" в терминологии Соглашения ТРИПС <1>).

--------------------------------

<1> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Однородность товаров подлежит учету постольку, поскольку несмотря на то, что правовая охрана предоставляется товарному знаку в отношении конкретных товаров и услуг, в сознании потребителя (не связанного перечнем товаров) не исключается перенесение восприятия товарного знака на более широкий круг товаров, чем тот, для которых товарный знак зарегистрирован.

Вопрос однородности таким образом - это вопрос восприятия различных товаров потребителем. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06 и в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198, приведены некоторые ориентиры для установления однородности товаров. Отмечено, что могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

При этом согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., вступившего в силу для СССР с 26 июня 1971 г., принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не оказывает влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Вопрос оценки сходства обозначения, заявленного на регистрацию, и товарного знака - вопрос факта. Оценке подлежит общее впечатление, произведенное на среднего потребителя данных товаров или услуг. Такая позиция поддержана российской судебной практикой <1> и соответствует мировым тенденциям, на

надежная правовая поддержка

которые обращает внимание Всемирная организация интеллектуальной собственности <2>.

--------------------------------

<1> См., например: пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 (далее - Обзор N 122), пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

<2> Introduction to Intellectual Property. WIPO Publication No. 478. WIPO, 1998. C. 267.

Определенные ориентиры, с позиции которых оценивается сходство, приведены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 г. N 32, и Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. N 197. В них, в частности, отмечается, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия положением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр изображения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Следует учитывать также, что для потребителей степень "широты охвата" товарным знаком смежных товаров и смежных обозначений зависит в том числе от степени различительной способности самого товарного знака, его узнаваемости в глазах потребителей (см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06).

Вышеуказанные подходы к оценке однородности товаров и сходства обозначений показывают, что смысл нормы пункта 6 ст. 1483 ГК состоит не только в защите прав правообладателя товарного знака с более ранней датой приоритета <1>, но и в защите прав потребителя - адресата товарного знака, который, запоминая конкретное обозначение, связывает его с конкретным производителем товара и его репутацией, конкретными потребительскими свойствами маркированного этим обозначением товара.

--------------------------------

<1> Чье право нарушается регистрацией и использованием сходного обозначения в том числе тем, что в глазах потребителей в результате использования разными лицами сходных обозначений различительная способность этих обозначений, способность их индивидуализировать для потребителей товары как товары конкретного производителя снижается, "размывается" между разными правообладателями.

Относительный характер основания для отказа в государственной регистрации товарного знака означает, что при определенных условиях предусмотренные соответствующей нормой ограничения возможно преодолеть, в том числе с согласия лиц, в интересах которых соответствующее ограничение введено.

До 1 октября 2014 г. предусмотренное пунктом 6 ст. 1483 ГК ограничение на предоставление обозначению правовой охраны в качестве товарного знака можно было преодолеть, получив согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, чье право нарушается регистрацией в качестве товарного знака сходного обозначения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем соответствующее правовое регулирование было явно недостаточным. Если ограничение, предусмотренное пунктом 6 ст. 1483 ГК, введено в интересах как правообладателя товарного

КонсультантПлюс www.consultant.ru Страница 40 из 49

надежная правовая поддержка