3.2. Фактор недобросовісності в охороні прав власників добре відомих знаків

Відповідно до ст. 10-bis Паризької конвенції «Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні: всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.[4].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (07.06.1996 № 236/96-ВР) «Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Зокрема, недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта (підприємця). Неправомірним, серед іншого, є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання ».[3]. Дана стаття не говорить про те, чи повинні бути товари і послуги однорідними чи ні.

Формулювання «змішання з діяльністю іншого підприємця» має на увазі, що споживачі можуть або будуть асоціювати певні (або всі) товари і послуги під добре відомим знаком саме з власником такого знака. Доказом такого змішання як у випадку з недобросовісною конкуренцією і у випадку з добре відомими знаками, може і повинен бути соціологічне опитування, і в разі якщо за результатами такого опитування буде ясно, що понад 50% споживачів асоціюють товари та послуги з власником добре відомого знака, то змішання, безумовно, відбудеться, а отже і використання добре відомого знака іншою особою буде вказувати на зв'язок між цією особою та власником добре відомого знака. Кращого способу довести таке змішання або вказівка на зв'язок навряд чи можна придумати. Однак як показує власний досвід - результати соціологічного опитування не є для суду доказом змішання або вказівки на зв'язок.[10].

Безумовно, Паризька конвенція та Угоду ТРІПС разом з Спільної рекомендацією зіграли дуже важливу роль для захисту добре відомого товарного знаку у світі за останні десятиліття, але, на жаль, в даний час вони не можуть бути повністю адаптовані до потреб такого захисту. Правопорушення, контрафакція і підробки відносно добре відомих товарних знаків є сьогодні дуже гострим і дуже болючим питанням, що в серйозній мірі завдає шкоди репутації справжніх власників та відповідно тягне за собою великі збитки.

4. Національні законодавства зарубіжних відомств і судова практика вирішення проблем захисту прав власників добре відомих знаків.

.

Закон Німеччини "Про реформу законодавства про торгові марки встановлює, що правова охорона на торговельну марку виникає у разі доброї відомості знака відповідно до змісту статті 6 bіs Паризької конвенції з охорони промислової власності (пункт 3 параграфа 4 розділу 1 частини 2) і торгові марки не можуть бути зареєстровані, якщо вони тотожні або схожі з добре відомим знаком (пункт 1 параграфа 10 розділу 2 частини 2). При цьому існує можливість надання та розгляду доказів стосовно відомості знака як під час розгляду заперечень зацікавлених осіб проти реєстрації знаків, яка передбачене процедурою реєстрації знаків у відомстві, так і після реєстрації знаків - в судовому порядку.

Закон Великобританії 1994 розглядає статус добре відомого знака як відносного підстави для відмови в наданні правової охорони і визначає його як "попередній знак", то є знак, який має більш ранні права. Статтею 10 (3) Закону Великобританії 1994 власнику добре відомого знака надається право подавати позов проти реєстрації ідентичного знаку на ім'я третьої особи для неоднорідних товарів, припиняючи тим самим можливість "ослаблення", "розмивання" добре відомого знака.

Ще в 1898р. судом був задоволений позов власника товарного знаку "Kodak", зареєстрованого у Великобританії в 1888 р., до компаній "John Griffiths Cycle Corp. " і "Kodak Cycle Co. Ltd.", з вимогою заборонити використання знаку "KODAK>> для маркування велосипедів. У рішеніі суду відмічено, що споживачі будуть введені в оману на підставі гіпотетичної асоціації фотокамер позивача з велосипедами відповідача, яка може виникнути  у зв'язку з тим, що деякі типи фотокамер призначалися для використання на велосипедах. Як ми вже згадували вище??? , у 1925 р. власник товарного знаку "ROLLS-ROYCE" виграв процес проти фірми, що мала намір використовувати тотожний знак для маркування радіодеталелей. У судовій практиці Великобританії важливе місце займає справа про товарний знак "CUTTI   SARK", зареєстрований для шотландського віскі. Широке використання та інтенсивна реклама стали достатніми підставами для заборони застосування тотожного позначення на інших товарах-навіть неоднорідних (люльки для паління), осільки це могло ввести споживачів в оману щодо виробника. Відповідно до Закону Великобританії про товарні знаки 1938 р. Охорона добре відомих знаків здійснювалася щляхом надання можливості їх власникам подавати заявки на <<захисну реєстрацію>> свого знаку відносно товарів, відсутніх в переліку товарів, відносно яких була здійснена перша реєстрація. Практика відомства свідчить, що <<захині реєстрації>>  не користувалися популярністю у власників товарних знаків. Проте можна відзначити, що власники добре відомих товарних знаків  "SONY", "WALKMAN" набули виключні права на маркування своїми знаками товарів і послуг всіх 42 класів МКТП. Закон 1994 р. - перший у Великобританії закон, який хоч би у формулюванні окремих статей (наприклад ст. 10(3), відповідна ст. 5 (2)

Директиви) надав власникам добре відомих знаків можливість оспорювати реєстрації тотожних знаків на ім'я третіх осіб відносно неоднорідних товарів, запобігаючи тим самим ослабленню розрізняльної здатності своїх знаків.

У статті 16 Кодексу інтелектуальної власності Франції є вказівка як на знаки, так і на знамениті. знаки - це знаки, відомі більшості ділових кіл, які пов'язані з виробництвом і торгівлею товарів, маркованих таким знаком. Знамениті знаки - це знаки, відомі значного більшості споживачів як у Франції, так і за його межами. Такі знаки мають самостійну цінність, незалежно від того, щодо яких товарів вони використовуються. Рішення про доброго зведенні або знаменитості знака приймається лише після судового розгляду, в процесі якого враховуються всі доводи сторін, і встановлюється схожість або ідентичність позначень сторін, які сперечаються. Статус добре відомого знака визначається на дату розгляду спору. Такий підхід грунтується на тому, що придбане зведення знаку може з плином часу зникнути.

Прийнятий у жовтні 2000 року Закон Республіки Литви, в частині 3 статті 7 визначає, що не може бути зареєстрованим позначення, якщо воно "ідентично зі знаком, визнаним добре відомим за статтею 9 цього Закону, власником якого є інша особа і, якщо через схожість з цим знаком він може ввести споживачів в оману ". Стаття 9 Закону дає визначення добре відомого знака: "Знак може бути визнаний добре відомим в Республіці Литві, якщо внаслідок його використання або рекламування виявляється, що він є добре відомим для певних кіл громадськості". При цьому, в частині 3 статті 9 зазначено, що знак в Республіці Литві визнається добре відомим відповідно судовій процедурі, разом з тим, повноваження щодо визнання знака добре відомим надані Вільнюському окружному суду. Аналіз законодавства країн ЄС свідчить, що ці країни не передбачають окремої процедури надання статусу знака добре відомого.

Греція. Третіми особами здійснена спроба зареєструвати на своє ім'я такі знаки для маркування неоднорідних товарів : "MERCEDES" – для живих троянд; "BACARDI" - для одягу; "MARLBORO" - для звуконосіїв; "BRAVO" - для велосипедів, пральних порошків , туристичих послуг; "CLAUS"- для сорочок. Часто треті особи при маркуванні однорідних товарів дещо змінюють знаки:  "LEONIDAS METAXAS", "KAROLOS FIX"- для напоїв; "JOSEPH LEVIS FASHION" - для одягу; "A SPIRODOL" - для ліків;  "BRAVO PIZZA"для приготування блюд. Суди винесли рішення про неможливість реєстрації наведених вище знаків. Проте правова основа таких рішень у випадках використання порушуючого знаку на неоднорідних товарах не була підкріплена чіткми нормами законодавства.

Бразилія. Бразильське відомство відхиляє заявки третіх осіб на реєстрацію на своє ім'я добре відомих знаків на підставі ст. 6,8,10 Паризької конвенції з урахуванням відповідних статей Закону, що діє в даний час , про об'єкти промислової власності , особливо ст. 2е, яка надає відомству повноваження припиняти недобросовісну конкуренцію.

У розширення своєї політики по припиненню недобросовісної конкуренції відомство розробило інструкцію з експертизи позначень , схожих із добре відомими знаками, відносно неоднорідних товарів . Згідно цієї інструкції , правова охорона не надаватиметься вказаним вище позначенням на підставі доктрини про шахрайство , закладеній в Цивільному кодексі.

Відомство вже почало виносити ухвали про відмову в реєстрації <<піратських>> заявок на знаки відносно неоднорідних товарів. Наприклад, відмовлено в реєстрації позначення "SCANSANI MCDONALD'S" відносно товарів класу 28, що не є продовольчими, оскільки заявлене позначення визнане підробкою добре відомого товарного знаку "MCDONALD'S", зареєстрованого для харчових продуктів. У Бразилії знакам  "KODAK", "COCA-COLA", "GENERAL ELECTRIC", "FIAT", "JOHNSON&JOHNSON", "XEROX", "SHELL", "GOODYEAR" надано статус знаменитих, на відміну від знаків "BACARDI, "PLAY-BOY", "HERMES", "DUPONT", "SOUIBB", "KELLOGGS","PLAYTEX" і навіть "ROLLS-ROYCE".

Південна Корея. Чим вище ступінь добре відомості, тим більша вірогідність перетворення знака в родове найменування товарів певного виду унаслідок втрати розрізняльної здатності. Прикладом може бути рішення у справі "Bayer Pharmaceutical Co. v. Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd."  Верховний суд південної Кореї вирішив справу на користь відповідача через те, що аспірин в цій країні представляє родове найменування препарату, що містить ацетілсаліцилову кислоту. Безуспішною виявилася і спроба компанії "Jeep Corporation" оспорити реєстрацію позначення "JEEP CASUAL" для одягу, хоча ст.7 Закону про товарні знаки забороняє надання охорони тим знакам, які схожі із знаменитими. На думку суддів, більшість корейців сприймають слово "jeep" як родове поняття-назву автомобіля коробчатого типу невеликих розмірів. При розгляді справи в суді першої інстанції докази позивача були визнані недостатніми, оскільки не підтверджували  тривалість, об'єм і вид використання знаку. При  поданні апеляції позивач врахував це і привів додаткові докази про рекламу своїх товарів по всьому світу. Проте Верховний суд зробив висновок, що факт добре відомості знаку "JEEP" в багатьох країнах не означає такий в Південній Кореї.

Японія. Токійський суд визнав достатньою підставою для визнання знаку "CHANEL"добре відомим в Японії відповідь кінозірки Мерілін Монро на прес-конференції в Токіо в лютому 1954 р. на питання: <<Що Ви надягаєте увечері?>> - <<Тільки декілька крапель парфумів "Chanel No.5". Районний суд м. Токіо задовольнив позов фірми "Chanel S.A."  , відомої у всьому світі як виробника парфумів екстракласу і модного одягу, проти третіх осіб, які вибрали як назву одного з своїх ресторанів , що пропонують блюда швидкого приготування , позначення  "SNACK CHANEL" ("snack" - закуска)

Вищий суд м. Токіо залишив рішення цього суду в силі, визнавши правомірним його висновок про можливість введення в оману у зв'язку з тим що відвідувачі ресторану, покладаючись на сталу практику: фірми, що виготовляють модний одяг,  розширюють сферу своєї діяльності, відкриваючи ресторани, (так, відомий модельєр Пьер Карден володіє знаменитим паризьким рестораном "Maxim", філія якого знаходиться в Токіо), можуть подумати, що ресторан відповідача має зв'язок з позивачем. Районний суд Токіо розглянув  позов власника двох комбінованих товарних знаків , що складаються з зображення чайного листа і словесного позначення , предстваленого в одному знаку групою ієрогліфів , а в іншому - їх транслітерацією – словосполученням "KAKI-CHA", що означає  <<чай з пелюстками хурми>>. Позивач вимагав накласти заборону на використання відповідачем для маркування чаю знаків , що представляють серію позначень як комбінованих , так і словесних , таких, що включають словосполучення  "KYO NO KAKI-CHA". Для доказу широкої популярності своїх товарних знаків серед споживачів позивач надав суду рекламні оголошення , розміщені в двох журналах: "My Health" і  "Soka", на сторінках яких обговорюються проблеми здоров'я , і в журналі "Friends of Wife" (друзі дружини), що публікує інформацію про товари, які можна замовити поштою.  На думку суду, перші два журнали спеціалізовані і призначені для вузького кола споживачів . Тому значна частина споживачів , які не читають ці журнали , перебуває у невідомості щодо існування товарних знаків позивача. Частка реклами товарів споживача на сторінках журналу "Friends of Wife" вельми мала в загальному обсязі товарів, що рекламуються в цьому журналі. У зв'язку з цим суд вирішив , що обсяг рекламних матеріалів не є достатнім для того, щоб визнати знаки позивача широко відомими серед споживачів.[7]

Законодавство Китаю передбачає надання власнику добре відомого знака відповідного сертифіката, внесення відомостей про це знак в національний реєстр добре відомих знаків і публікацію знака. Статус добре відомого знака надається за результатами розгляду відповідної заявки власників, які вважають, що їх знак придбав відповідну репутацію. Порядок подання заявки і всі дії щодо неї регулюються спеціальною інструкцією, яка набула чинності 14.08.1996 року. За подання заявки сплачується митний збір у розмірі $ 640 США. Компетентним органом, який визнає знак добре відомим, призначено Відомство. Відповідно інструкції (стаття 6) знак визначається добре відомим серед відповідного кола споживачів. Статус добре відомого надається знаку на три роки.

Швеція. Відома італійська автомобільна фірма "Ferrari Sp A"    (власник серії зареєстрованих відносно транспортних засобів товарних знаків, що включають разом з різними зображувальними елементами спільний словесний елемент "Ferrari" і знаки, що складаються із словесних елементів "FERRARI ENGENEERING", які зареєстровані відносно товарів класу 28 (іграшки - моделі автомобілів), всіх товарів 7,9,10,11,12,19 класів) , опротестувала рішення відомства про реєстрацію відносно пальтових тканин комбінованого знаку , що включає словесні елементи "FERRARI TEXTILE TECHNIQUE" (з дискламацією (виведенням з правової охорони) слів "textile" і "technique" ) на ім'я однієї з французьких фірм, яка надала документи, що підтверджують її права на призвіще Ferrari.

Ці заперечення фірми "Ferrari Sp A"   не було задоволено відомством за таких причин: - товари заявника і фірми "Ferrari Sp A"    не є однорідними;

Мету подання французькою фірмою заявки на реєстрацію позначення, що включає слово "FERRARI>> , не можна розцінювати як намір скористатися престижною репутацією фірми "Ferrari Sp A" Фірма "Ferrari Sp A"   (далі - позивач) подала позов до суду про визнання цього рішення недійсним, оскільки стверджувала , що вона як власник добре відомих знаків має право забороняти третім особам використовувати для маркування неоднорідних товарів слова., тотожні словам, що входять до складу її знаків. На підставі наданих позивачем матеріалів суд дійшов висновку, що знак "FERRARI>> - безумовно, добре відомий знак.  Разом з тим в рішенні суду відмічено, що задоволення вимог власника добре відомого знаку - накладення судової заборони на використання третіми особами цього знаку для маркування неоднорідних товарів  - можливе лише при встановленні факту умисних дій заявника, спрямованих на завдання збитку позивачеві. При оцінці намірів заявника (чесні або недобросовісні ) необхідно враховувати ступінь інтенсивного використання знаку на ринку, характеристики конфліктуючих знаків , ступіньоднорідності товарів обох сторін та інщі чинники.  Товари заявника (тканини) і позивача (транспортні засоби) явно неоднорідні. Оскільки різняться за своєю природою і розповсюджуються по різних торгових каналах. Позов позивача не був задоволений , оскільки використовуване відповідачем слово "FERRARI>> співпадає з прізвищем засновника французької фірми , яка відома на ринку текстильних виробів майже 100 років.

Канада. У нормативних документах цієї країни відсутнє чітке визначення терміну «знаменитий знак». Суди унаслідок розвитку сучасних засобів інформації визнають знак знаменитим в Канаді за умови його популярності в країні походження навіть за відсутності імпорту товарів, маркованих цим знаком.

В той же час знаменитий товарний знак національної компанії може бути не визнано таким в якомусь окремому регіоні країни. Ця проблема має більше значення в двомовній країні. Так, франкомовна провінція Квебек має свої знамениті товарні знаки, які не визнані знаменитими в англомовних провінціях Канади.

Судовий спір між компаніями  "John Labbat Ltd." І "Molson Breweries" активно висвітлювався засобами масової інформації Канади , хоча зазвичай подібні справи не привертають до себе уваги преси. Перша компанія- власник товарного знаку "BLUE" - маркує ним популярне в країні пиво впродовжбагатьох років, вкладаючи значні кошти в рекламу.

Друга подала заявку на реєстрацію позначення "MOLSON'S BLUE"   для алкогольних напоїв, вказавши, що вони вироблялися і продавалися починаючи з 1961 р . Позов не було задоволено судом нижчої інстанції . Пізніше Федеральний суд відхилив апеляцію. Таким чином, судові органи санкціонували присутність на канадському ринку алкогольних напоїв, маркованих схожими знаками. Цікавим є і процес, в ході якого позивач надав такі вагомі докази популярності свого знаку "BALLY", що була  залишена в силі реєстрація оспорюваного позначення "WALLY" На думку суду. Унаслідок високого ступеня популярності першого знаку споживачі не можуть бути введені в оману.[7].