Тема 7. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

План

7.1 Общая характеристика основных форм передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

7.2 Лицензионный договор.

7.3 Характер передаваемых имущественных прав.

7.4 Объем передаваемых прав.

7.5 Открытая лицензия. Принудительная лицензия.

7.6 Исключительная и неисключительная лицензии (книга).

7.7 Пошлины за поддержание патента в силе.

7.8 Договоры об использовании объектов интеллектуальной собственности.

7.1 Общая характеристика основных форм передачи прав на объекты интеллектуальной собственности

Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом. Использование другими лицами объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых их правообладателю принадлежит исключительное право, допускается только с согласия правообладателя. Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться им иным образом.

Ограничение исключительных прав допускаются при условии, что такие ограничения не наносят ущерба нормальному использованию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом законных интересов правообладателей.

Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, могут быть переданы правообладателям полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица – правообладателя.

Передача имущественных прав по договору либо их переход в порядке универсального правопреемства не влечет передачи или ограничения права авторства и других личных неимущественных прав. Условия договора о передаче или ограничении таких прав ничтожны.

Исключительные права, которые передаются по договору, должны быть в нем определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непереданными, поскольку не доказано иное.

К договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Лицензионный договор предполагается возмездным.

7.2 Лицензионный договор

Предоставление права использовать запатентованный объект другим лицам осуществляется заключением лицен­зионного договора.

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результа­та интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет дру­гой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной соб­ственности (п. 1 ст. 985 ГК).

Применительно к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам сторонами по лицензионному договору являются патентообладатель (лицензиар) и приобретатель лицензии (лицензиат). Пункт 2 ст. 985 ГК установил два вида лицензионного договора:

• когда лицензионный договор предоставляет лицен­зиату права использования объекта промышленной соб­ственности с сохранением за лицензиаром права его ис­пользования и права выдачи лицензии другим лицам, договор именуется простой (неисключительной) лицен­зией;

• когда же лицензионный договор предоставляет лицензиату права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам, договор именуется исключительной лицензией.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено что лицензия предполагается простой (неисключительной).

Не исключается ситуация, при которой в договоре предусмотрено, что и сам лицензиар лишается права использовать запатентованный объект. Такая лицензия является полной.

В соответствии с п. 3 и п. 2 ст. 985 ГК лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.

Действующие законодательные акты Республики Беларусь не предусматривают, какие виды лицензий (простая неисключительная и исключительная) могут быть предоставлены лицензиату и не содержат норм права определяющих содержание лицензионных договоров, порядок их заключения, изменения и прекращения, предоставляя право сторонам самим определять условия лицензионного договора, права и обязанности сторон и т.п., соблюдая общие правила ГК и других актов законодательства о сделках и договорах.

В лицензионном договоре стороны точно определи объем правомочий лицензиата и срок, в течение которого последний вправе использовать свои правомочия.

Как правило, в лицензионном договоре устанавливаются территориальные границы действия неисключительной лицензии, количественные ограничения производимых ею изделий, способы использования запатентованного объекта промышленной собственности, отрасль хозяйственной деятельности, в которой объект может использоваться и т.п. В договоре могут устанавливать запрет на использование запатентованного объекта в отдельных отраслях производственной деятельности.

Срок действия лицензионного договора, как правило, значительно короче срока действия патента.

Лицензиар при исключительной лицензии на изобрете­ние, полезную модель может разрешать лицензиату заклю­чать лицензионные договоры (сублицензии) с третьими лицами в пределах передаваемых по основному лицензион­ному договору прав на использование изобретения, полез­ной модели. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.

Лицензионный договор предполагается возмездным. Размер и порядок выплаты вознаграждения лицензиару определяется сторонами в договоре в форме покупательного сбора (уплачиваемого единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора) к роялти (теку­щих отчислений в процентах к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта).

Уступка прав патентообладателя (уступка патента) в отличие от передачи права на использование (лицензион­ного договора) означает, что к приобретателю патента переходят права патентообладателя в том объеме, в кото­ром они принадлежат патентообладателю на момент уступ­ки, на весь срок действия патента. Приобретатель патента вправе выдавать лицензии на использование объекта про­мышленной собственности другим лицам.

Договоры о передаче прав на использование изобрете­ний, полезных моделей и промышленных образцов и дого­воры об уступке прав на патенты совершаются в письменной форме и регистрируются в государственном патентном ведомстве Республики Беларусь. Последнее имеет право в пределах своей компетенции запрашивать и получать от государственных органов заключения по вопросам, связан­ным с регистрацией указанных договоров, проводить экс­пертизу последних и регистрировать их в специальном реестре. Незарегистрированный договор считается недей­ствительным (п.2 постановления Совета Министров Рес­публики Беларусь от 6 июля 1993 г.№ 437 «О регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патенты (удостоверения))».

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

1. Права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2. Права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другими лицами (исключительная лицензия).

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиатом за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. Передача исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности другому лицу обусловлена тем, что сам автор, как правило, не может прибыльно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности и вынужден уступить свое право другим лицам, обладающим необходимыми средствами производства.

Передача прав на охраняемый объект интеллектуальной собственности осуществляется, как правило, на коммерческой основе посредством заключения гражданско-правовых договоров. Существует несколько способов передачи исключительных прав на использование объекта интеллектуальной собственности. Основными из них являются: приобретение исключительных прав на охраняемый объект промышленной собственности, выдача лицензии и передача – приобретение секретов (ноу-хау).

В случае приобретения исключительных прав владелец этих прав передает их другому лицу без каких-либо ограничений и безвозвратно теряет свои исключительные права, которые переходят к приобретателю этих прав. Приобретатель последних становится новым субъектом исключительных прав на данный объект права промышленной собственности.

Выдача лицензий отличается от передачи-приобретения исключительных прав тем, что владелец названных прав передает приобретателю разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности «в определенной стране и в ограниченный период времени». Выдача лицензии оформляется лицензионным договором, который предполагается возмездным. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Такой договор может быть как возмездным, так и безвозмездным, но если в договоре не предусмотрено иное, он предполагается возмездным.

В зависимости от объема прав, передаваемых лицензиаром лицензиату, закон различает два вида лицензионных договоров (исключительную и неисключительную лицензию). В случае предоставления по лицензионному договору лицензиаром лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за собой права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам мы имеем дело с исключительной лицензией. Например, патентообладатель предоставил право лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности на территории России и сохранил за собой право использовать этот объект на территории Беларуси и других государств. Поскольку в данном примере лицензиату выдана исключительная лицензия, лицензиар не имеет права выдать кому-либо лицензию и сам не может использовать тот же объект интеллектуальной собственности на территории Беларуси. Но лицензиар вправе использовать тот же объект интеллектуальной собственности за пределами Республики Беларусь.

Договор об использовании объекта интеллектуальной собственности, как правило, заключается на уже имеющийся объект. Но как произведение литературы, науки и искусства, так и объекты промышленной собственности могут создаваться и нередко создаются на основе договора, по которому автор принимает на себя обязательство создать в будущем произведение науки, литературы или искусства, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого результата. Когда такой договор заключается на создание произведения науки, литературы или искусства, его именуют договором литературного или художественного заказа. В таком договоре должен быть определен характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, цели либо способы его использования.