2.5. Особенности правовой охраны коммерческого обозначения

Закрепление в качестве объекта исключительных прав коммерческого обозначения, входящего в группу средств индивидуализации юридических лиц и их деятельности, является новеллой части четвертой ГКРФ.

В первую очередь определим, что индивидуализирует данный объект интеллектуальной собственности. Гражданский кодексРФ гласит, что юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право при осуществлении предпринимательской деятельности использовать для индивидуализации своих торговых, промышленных или иных предприятий особое средство индивидуализации - коммерческое обозначение, не являющееся фирменным наименованием и не подлежащее обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ. То есть можно сделать вывод, что определения коммерческого обозначения законодатель не дает, но обособляет этот объект от другого средства индивидуализации - фирменного наименования, предназначенного для индивидуализации субъекта права - коммерческого юридического лица. При этом законодатель уточняет, что одно коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации как одного предприятия, так и нескольких предприятий, принадлежащих субъекту, осуществляющему предпринимательскую деятельность (например, сеть магазинов под одним коммерческим обозначением). Однако в силу прямого указания законодателя для индивидуализации одного имущественного комплекса, используемого для предпринимательской деятельности, запрещается использовать одновременно несколько коммерческих обозначений.

Далее, представляется важным, что, не давая определения коммерческого обозначения, законодатель в ст. 1539ГК устанавливает его признаки - оригинальность и территориальную известность и определяет ограничения использования отдельных обозначений.

Также важным является тот факт, что в соответствии с названной статьейохраняемым коммерческое обозначение будет являться только при соответствии определенным требованиям закона, т.е. исключительное право на этот объект возникает без специальной государственной регистрации объекта, но при выполнении определенных требований.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 64Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., исключительное право использования коммерческого обозначения на основаниип. 1 ст. 1539ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории, в связи с чем суды учитывают, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Таким образом, исключительное право возникает не на любое коммерческое обозначение, а только на то, которое (1) обладает достаточными различительными признаками, (2) не вводит в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу и, наконец, (3) активно используется собственником предприятия и в силу этого является известным в качестве обозначения, употребляемого правообладателем в пределах определенной территории (например, на территории Нижегородской области или определенного района Москвы).

Как справедливо отмечается в литературе, "защита коммерческого обозначения не является столь широкой, как у товарных знаков, и ограничивается территорией, на которой ведется коммерческая деятельность юридического лица, потому допускается сосуществование двух схожих наименований, если хозяйствующие субъекты находятся в разных регионах, так как отсутствует опасность смешения конкурентов в глазах потребителей" <1>.

--------------------------------

<1> Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Интеллектуальная собственность в России и ЕС. М., 2008. С. 248.

Однако при использовании одного и того же коммерческого обозначения разными хозяйствующими субъектами в пределах одной территории зачастую судебные разбирательства неизбежны. Также зачастую на практике имеет место так называемое столкновение средств индивидуализации.

При этом, как отмечает В.В. Старженецкий, ВАС РФ принимает за основу в спорах о столкновении средств индивидуализации так называемое правило треугольника, которое предполагает оценку в каждом споре трех критериев: различительной способности (силы) обозначения правообладателя; сходства обозначений истца и ответчика до степени смешения; однородности товаров и услуг <1>. Он также считает, что суды при рассмотрении споров о столкновении различных средств индивидуализации должны анализировать эти три группы критериев, и нарушение прав правообладателя возможно только тогда, когда имеются все три составляющие треугольника, если одна из них отсутствует - треугольник рушится, что имеет своим следствием принятие решения об отказе в иске правообладателю.

--------------------------------

<1> Там же.

В качестве иллюстрации можно привести следующий пример.

ЗАО "Спецобслуживание" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "ТОЛОКА" (далее - ответчик) об обязании данного общества прекратить незаконное использование коммерческого обозначения "Здоровый малыш", сходного до степени смешения с коммерческим обозначением "Ваш здоровый малыш", исключительное право на которое принадлежит истцу.

Суд учел, что при признании незаконными действий ответчика подлежит установлению тождественность коммерческого обозначения истца и словесного обозначения, используемого ответчиком, а также однородность оказываемых услуг. В данном случае суд сделал вывод об отсутствии однородности оказываемых услуг. Исходя из свидетельств о регистрации СМИ журнал "Ваш здоровый малыш" заявлен как рекламное издание с рекламно-информационной тематикой: о развитии здорового ребенка, о продукции и услугах для детей и родителей, полезная справочная информация, реклама (более 40%). В материалы дела для сведения представлен журнал "Ваш здоровый малыш", который на титульном листе идентифицирован как рекламно-информационный. Согласно свидетельству о регистрации СМИ ответчика "Здоровый малыш" заявлена специализация: информационная, посвящен всем аспектам здоровья ребенка от рождения до трех лет, реклама не более 40%. Таким образом, журнал не имеет рекламной направленности.

Кроме этого, исходя из фонетического, графического анализа этих обозначений суд сделал вывод об отсутствии их сходства до степени смешения для потребителей и на основании перечисленного отказал в удовлетворении исковых требований истца <1>.

--------------------------------

<1> Дело N А62-26/2012 // www.arbitr.ru.

Также интересен следующий пример.

Арбитражный суд Кировской области удовлетворил требования истца - индивидуального предпринимателя В.В. Черемных к ООО "Полиграфическая компания "ПРОФИ-ШТАМП" о запрете использования принадлежащего истцу коммерческого обозначения "Полиграфическая мастерская "ПРОФИ-ШТАМП" путем указания в фирменном наименовании, на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях, в рекламе, на товарах или их упаковке и о взыскании компенсации в сумме 100000 руб.

Суд выяснил, что истец с 2002 г. осуществлял деятельность по изготовлению полиграфической продукции: печатей, штампов и визиток и других товаров, используя в качестве коммерческого обозначения словосочетание "Полиграфическая мастерская "ПРОФИ-ШТАМП", а ответчик - ООО "Полиграфическая мастерская "ПРОФИ-ШТАМП", зарегистрированное в качестве юридического лица 19 июля 2007 г., использовало коммерческое обозначение истца в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения одновременно. Судом было установлено, что истец является первоначальным правообладателем указанного коммерческого обозначения и имеет преимущество перед ответчиком в использовании коммерческого обозначения в связи с созданием данного средства индивидуализации своей деятельности, более ранним возникновением его права на средство индивидуализации своей деятельности. При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что фирменное наименование и коммерческое обозначение ответчика являются тождественными коммерческому обозначению истца, которое длительное время используется правообладателем, локально известно (в пределах территории субъекта РФ) и исключительное право на которое возникло ранее, в связи с чем удовлетворил требования истца о защите его права на коммерческое обозначение. Данный вывод суда соответствует правовой позиции, изложенной в п. 64Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. <1>.

--------------------------------

<1> Дело N А28-13312/2009-393/35 // www.arbitr.ru.

Не устанавливая для коммерческого обозначения признака новизны, законодатель требует для возникновения его правовой охраны наличия отличительных признаков, позволяющих отделить коммерческое обозначение от других средств индивидуализации и не допустить не только тождества, но и сходства до степени смешения с товарными знаками, фирменными наименованиями, а также защищенными возникшим раньше исключительным правом коммерческими обозначениями других правообладателей. При этом под сходством до степени смешения понимается ассоциация этих обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть фонетическим (звуковым), визуальным (графическим) и семантическим (смысловым), и поэтому при оценке их сходства сравниваются их отдельные параметры, например шрифт, число слогов в обозначениях, звучание, значение (смысл), близость состава гласных и согласных, расположение букв по отношению друг к другу и др.

Например, суд решил, что если истец имеет коммерческое обозначение ООО "РОСДИСКОНТ-АЛТАЙ", а ответчик использует коммерческое обозначение с включением словообразования "РОСДИСКОНТ", то данные обстоятельства свидетельствуют о тождественности двух средств индивидуализации предприятий и оказываемых ими услуг <1>.

--------------------------------

<1> Дело N 07АП-7066/10(А03-3248/2010) // www.arbitr.ru.

Как уже отмечалось, в отличие от других средств индивидуализации с так называемой регистрационной системой <1> - товарного знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товаров, исключительное право на которые возникает только при условии государственной регистрации, для возникновения исключительного права на коммерческое обозначение выполнения специальных формальностей (подача заявки, прохождение экспертиз, оплата государственной пошлины, получение охранного документа) не предусмотрено. В силу закона исключительное право на этот объект возникает по причине и в силу самого использования коммерческого обозначения и государственной регистрации не подлежит.

--------------------------------

<1> Дозорцев В.А. Понятие и система исключительных прав. Новая эра в охране исключительных прав // Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. С. 14.

С одной стороны, отсутствие обязательной государственной регистрации для возникновения исключительного права упрощает процесс "пользования" этим объектом - правообладателю нужно лишь подобрать оригинальное обозначение и начать его активно использовать, чтобы оно приобрело известность у потребителей на определенной территории.

С другой стороны, указанные признаки известности и различительной способности имеют оценочный характер, и потому может возникнуть спор о правообладателе, разрешаемый лишь в судебном порядке, чего можно избежать, если для возникновения исключительного права предусмотреть процедуру государственной регистрации.

Проблемой является и то, что правообладателю, чтобы защитить свое коммерческое обозначение, недостаточно одного факта его использования другим лицом (правонарушения), самому правообладателю нужно сначала подтвердить (и доказать) факт активного использования этого коммерческого обозначения и его известности потребителю на конкретной территории как принадлежащего данному субъекту. Только это может послужить основанием его правовой охраны от нарушений.

Например, в подтверждение осуществления предпринимательской деятельности истцом и факта использования им коммерческого обозначения представлены: газета "Росдисконт", которая стала выпускаться с сентября 2008 г., за сентябрь, октябрь и декабрь 2008 г.; договоры о сотрудничестве от 29 января 2010 г. N 001-Р-О, от 15 февраля 2010 г. N 022-Р-О, трудовой договор от 15 февраля 2010 г. с менеджером Г., анкета, договор подряда от 16 января 2010 г. N 18/10.

Все это делает привлечение к ответственности правонарушителя довольно сложным и затянутым процессом, и выходом из этой сложной ситуации представляется государственная регистрация коммерческого обозначения с производимой предварительной экспертизой этого объекта на оригинальность и известность. Думается, что предложенная процедура помогла бы предотвратить эти проблемы, исключив также "столкновения" средств индивидуализации и судебные споры по этому поводу.

Однако следует отметить, что не все авторы разделяют позицию о необходимости введения процедуры государственной регистрации для данного объекта. К примеру, В.В. Старженецкий считает, что "установление для коммерческого обозначения таких же жестких требований, как в отношении товарных знаков, вряд ли было бы оправданно с точки зрения функций, выполняемых этим средством индивидуализации, так как коммерческое обозначение носит локальный характер и не претендует на известность мирового масштаба" <1>.

--------------------------------

<1> Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Интеллектуальная собственность в России и ЕС. С. 248.

Таким образом, еще раз подчеркнем, что коммерческое обозначение - особый объект интеллектуальных прав, является средством индивидуализации другого особого объекта гражданских прав - предприятия. Согласно ст. 132ГК РФ под предприятием понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, при этом предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Исходя из этого коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации торгового, промышленного или иного предприятия - имущественного комплекса (ст. 132ГК РФ) - ресторана, магазина, клуба, салона красоты и др., принадлежащего коммерческому или некоммерческому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, занимающемуся предпринимательской деятельностью.

То есть право на коммерческое обозначение может возникнуть не у любого субъекта гражданских прав, им может обладать согласно Гражданскому кодексуРФ только так называемый профессиональный участник гражданских правоотношений, специальный субъект, созданный для осуществления предпринимательской деятельности, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При этом, однако, законодатель разрешил выступать в качестве субъекта права на коммерческое обозначение не только коммерческим юридическим лицам, специально создаваемым с целью систематического извлечения прибыли, но и некоммерческим организациям, которым законом или учредительными документами предоставлено право на осуществление предпринимательской деятельности.

Как и другие объекты интеллектуальных прав, коммерческое обозначение в силу п. 4 ст. 129ГК РФ не может отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. При этом, однако, как и на все иные объекты интеллектуальной собственности, на коммерческое обозначение возникает особое интеллектуальное право - исключительное право, имеющее имущественный характер по прямому указанию законодателя. Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на этот объект не возникают.

Исключительное право, возникающее на неотчуждаемые объекты интеллектуальной собственности, нематериальные блага особого рода, позволяет вовлекать эти объектам в оборот, с тем чтобы они приносили пользу обществу. Однако исключительное право на коммерческое обозначение имеет свои особенности, позволяющие выделять данный объект прав в отдельную группу.

В соответствии со ст. 1229ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать это средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Кроме этого, названная статья предоставляет правообладателю возможность распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации по правиламст. 1233ГК РФ, если иное не предусмотреноКодексом. Таким образом, в содержание исключительного права на любой объект интеллектуальной собственности по общему правилу входят два правомочия - пользования и распоряжения, в отличие от права собственности, в содержание которого входит еще и правомочие владения объектом.

Гражданский кодекс РФ определяет, что правообладатель может использовать коммерческое обозначение в целях индивидуализации своего предприятия способами, предусмотренными законом, - в счетах, на вывесках, в рекламе, бланках, на иной документации, в объявлениях, на товарах или их упаковках и т.п. (п. 1 ст. 1539), т.е. в своей предпринимательской деятельности.

При этом исключительное право на коммерческое обозначение является отчуждаемым, но ограниченно. Согласно ст. 1539ГК РФ оно может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе того предприятия, для индивидуализации которого оно используется, т.е. с определенными ограничениями, установленными законодателем.

Право использования коммерческого обозначения также может быть предоставлено правообладателем другому лицу в особом порядке - только в порядке и на условиях, предусмотренных договором аренды предприятия или коммерческой концессии (п. 5 ст. 1539ГК РФ). При этом представляется необходимым снова отметить, что незащищенность (отсутствие государственной регистрации коммерческого обозначения) может затруднить и процесс отчуждения исключительного права на него.

Анализируя текст закона, интересным также представляется следующее: если согласно ГКРФ в состав предприятия входят любые виды имущества, в том числе исключительные права на индивидуализацию самого предприятия и его деятельность (работы, услуги, продукцию), а на предприятие возникает право собственности, в целом как на вещь, то получается, что вещное право собственности возникает на исключительное имущественное право на нематериальный объект - коммерческое обозначение. Полагаем, данный вопрос может быть решен только вмешательством законодателя.

Как справедливо отмечается в литературе, "правовая охрана любых средств индивидуализации продолжается до тех пор, пока они способны выполнять свои функции и востребованы в гражданском обороте, и, несмотря на то, что срок действия исключительных прав на объекты интеллектуальных прав в целом ограничен, особенности отдельных объектов требуют закрепления бессрочной охраны исключительных прав" <1>.

--------------------------------

<1> Коршунов Н.М. Срок действия исключительных прав // Право интеллектуальной собственности. 2010. N 1. С. 13.

Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение законодателем не определен, из чего можно сделать вывод, что правовая охрана коммерческого обозначения действует с момента возникновения до тех пор, пока соблюдаются условия ее возникновения - оригинальное обозначение известно на определенной территории. При этом при появлении и использовании другим лицом коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим правообладателю, нарушитель обязан по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Законодательно также предусмотрено (ст. 1540ГК РФ) положение о том, что исключительное право на коммерческое обозначение действует, если его правообладатель не допустит перерыва в его использовании в течение года непрерывно. То есть исходя из буквального толкования норм закона можно сделать вывод, что, не установив конкретного срока действия исключительного права на данный объект, законодатель установил возможность его досрочного прекращения и, как следствие, прекращение правовой охраны объекта.

В качестве примера можно привести обращение ООО "РОСДИС-КОНТ-АЛТАЙ" в Арбитражный суд Алтайского края с иском к ООО "РОСДИСКОНТ" об обязании прекратить использование коммерческого обозначения истца в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемых истцом. В ходе судебного разбирательства был установлен факт неиспользования истцом коммерческого обозначения более года, так как в материалах дела отсутствовали доказательства осуществления операций истцом по банковским счетам, а также иные документы, подтверждающие осуществления им своей деятельности. По этой причине суд пришел к выводу об отсутствии нарушений действиями ответчика исключительного права истца на принадлежащее ему средство индивидуализации - коммерческое обозначение <1>.

--------------------------------

<1> Дело N 07АП-7066/10(А03-3248/2010) // www.arbitr.ru.

В завершение данного параграфа можно сделать вывод, что законодательное закрепление коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации предприятия юридического лица или индивидуального предпринимателя является положительным ново введением части четвертой ГКРФ. Но, на наш взгляд, правовой режим этого объекта сформирован не в полном объеме и требует внесения некоторых изменений, а именно предлагается ввести в отношении коммерческого обозначения регистрационную систему.

Для предотвращения возникновения проблем на практике, т.е. при использовании данного объекта интеллектуальных прав, представляется необходимым законодательно закрепить процедуру обязательной государственной регистрации коммерческого обозначения в Роспатенте наряду с иными средствами индивидуализации, для которых подобная регистрация предусмотрена, с проведением формальной экспертизы заявки и экспертизы на соответствие коммерческого обозначения признакам оригинальности (различительной способности) и известности на определенной территории, указанной при подаче заявки, и выдачей свидетельства.