Тема 17. Цивільно-правове регулювання відносин в

сфері розпорядження майновими правами

інтелектуальної власності. Ліцензійний договір.

Комерційна концесія.

Практичні завдання:

Завдання 1. Овєчкін, який є автором літературного твору „Імперський будинок” Овєчкін звернувся до ТОВ “Видавництво “Друк” (далі – Видавництво) з метою тиражування книги. Видавництво запропонувало проект договору, відповідно до умов якого Видавництво отримує виключні права на видання твору на протязі трьох років, за що сплачує автору винагороду у розмірі 10000 грн. З метою з’ясування правових наслідків укладення такого договору автор звернувся до юриста за консультацією. Юрист пояснив, що у цьому випадку мова йде про видачу виключної ліцензії, до того ж відповідно до ст.1109 ЦК України, оскільки винагорода за використання твору визначається у вигляді фіксованої грошової суми, в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Коли Овєчкін довів це до відома Видавництва, останнє не погодилося з наведеними аргументами. Зокрема, Видавництво зазначило, що пропонує укласти не ліцензійний, а видавничий договір, який ЦК України не врегульований, а тому обмеження обсягу тиражування твору не є обов’язковим.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 2. Стороженко отримав свідоцтво на торговельну марку „Каштан” для класу товарів – морозиво. Оскільки він не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, то вирішив реалізувати своє право на торговельну марку шляхом видачі ліцензії зацікавленій особі. ВАТ „Оберіг”, яке займалося виробництвом і реалізацією морозива, вирішило не гаяти час на реєстрацію своєї торговельної марки і уклало ліцензійний договір з Стороженко.

Через деякий час з’ясувалося, що позначення „Каштан” стосовно морозива використовує також ТОВ „Левада”. Ліцензіат ВАТ „Оберіг” звернулося з вимогою до ТОВ „Левада” про припинення порушення своїх прав. ТОВ „Левада” повідомило, що воно використовує і в подальшому буде продовжувати використовувати дане позначення, аргументувавши свою позицію таким чином::

а) даний ліцензійний договір не є чинним для третіх осіб, оскільки він не зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності, у зв’язку з чим ніхто не знає про його існування;

б) так як в договорі не зазначений вид ліцензії, то вона вважається невиключною, тому у випадку використання позначення іншими особами права невиключного ліцензіата не порушуються;

в) ліцензійний договір не є укладеним, оскільки відсутня умова про те, що якість товарів, виготовлених за ліцензійним договором не буде нижчою якості товарів володільця свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови;

г) володілець свідоцтва - фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, не має права укладати ліцензійний договір на торговельну марку, оскільки сама не виготовляла товари, для яких зареєстрована марка, а тому не може бути реалізована умова про те, що якість товарів, виготовлених за ліцензійним договором не буде нижчою якості товарів володільця свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Тому навіть якщо така умова і буде зазначена в договорі, він однак є недійсним;

д) у ТОВ „Левада” виникло право попереднього користувача на торговельну марку „Каштан”, оскільки воно ще до отримання свідоцтва Стороженком здійснило підготовку до використання цього позначення і до моменту укладення ліцензійного договору фактично його уже використовувало.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 3. ТОВ „Укрбіотон” уклало з ВАТ „Воропай” договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до цього договору ВАТ „Воропай” зобов’язалось розробити промисловий зразок „Етикетка для майонезу”, усі майнові права на який переходять до ТОВ „Укрбіотон”. Після виконання договору ТОВ „Укрбіотон” подало заявку і отримало патент на промисловий зразок, після чого уклало спочатку ліцензійний договір, а потім договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на зазначений промисловий зразок.

Довідавшись про це, ВАТ „Воропай” вимагало сплати половини отриманої винагороди, а у випадку відмови погрожувало визнати недійсними як реєстрацію промислового зразка, так і укладені договори. Свою позицію воно аргументувало тим, що питання передачі прав замовнику було вирішено ще до виникнення майнових прав на промисловий зразок, тобто створення самого об’єкту інтелектуальної власності, а тому зазначена умова є недійсною. У зв’язку з цим застосовується ст.430 ЦК України, а тому ВАТ „Воропай” є співвласником майнових прав на промисловий зразок.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 4. АТ „Гірей-Пікчерс” подало позов до ТОВ „Панна-Україна” (видавництво журналу „Туризм”) про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за порушення авторських прав на фотографії, які були опубліковані в журналі „Туризм” без дозволу позивача. На підтвердження своїх виключних прав на фотографії АТ „Гірей-Пікчерс” надало суду договір, укладений про передачу майнових прав із фотографом Гіреєм, а також свідоцтво ДААСП України про державну реєстрацію авторських прав за позивачем.

Відповідач з позовом не погодився і заявив про відсутність у позивача авторських прав на фотографії. Як з’ясувалося, спірні фотографії були виготовлені на виконання умов договору між АТ „Гірей-Пікчерс” та ВАТ „Клод-Тотал”, за замовленням якої позивач зобов'язувався зробити фотографії для подальшого їх використання у рекламній кампанії ВАТ „Клод-Тотал”. З метою реклами продукції вони і були розміщені у журналі „Туризм”. Тому відповідач вважає, що виключні права на використання фотографій належать ВАТ „Клод-Тотал”.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 5. Компанія „Фастфуд” (нерезидент) вирішила розширити свою мережу на території України і з цією метою уклала договір комерційної концесії з зареєстрованим у виконкомі міста Харкова ВАТ „Одісей”. Відповідно до цього договору ВАТ „Одісей” було надано право на використання 17 торговельних марок, комерційного досвіду та ділової репутації Компанії „Фастфуд”. Крім того, правоволоділець взяв на себе обов’язок по організації бізнесу користувача, навчанню персоналу, наданню необхідної технології та консультацій.

Договір комерційної концесії був укладений в письмовій формі. Адвокат ВАТ „Одісей” вважав, що оскільки за договором було надано право на використання торговельних марок, то договір набуває чинності лише з моменту його реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності і наполягав на реєстрації договору. Представник Компанії „Фастфуд” вважав, що в цьому випадку мова йде не про ліцензійний договір, а про договір комерційної концесії, а тому достатньо простої письмової форми договору. Адвокат ВАТ „Одісей” наполягав на тому, що договір комерційної концесії є комплексним договором, а тому для дотримання необхідної форми достатньо зареєструвати дозвіл окремо стосовно кожного об’єкту інтелектуальної власності. На думку користувача, при наявності такої реєстрації не буде потреби інформувати покупців (замовників) про використання торговельних марок за договором комерційної концесії.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 6. ТОВ „Макрос” уклало договір комерційної концесії з ВАТ „Казачок”. Відповідно до умов договору ВАТ „Казачок” було надано право користуватися комерційним найменуванням „Макрос”, винаходом, двома промисловими зразками, комерційним досвідом та діловою репутацією ТОВ „Макрос”. При цьому користувач мав можливість реалізувати як виготовлену правоволодільцем продукцію, так і самостійно виготовляти та реалізувати взуття під комерційним найменуванням „Макрос”.

У процесі діяльності ВАТ „Казачок” з’ясувалося, що певне взуття було реалізовано з недоліками. Споживачі звернулися з позовом безпосередньо до правоволодільця. Однак ТОВ „Макрос” вважає, що воно буде нести відповідальність лише за недоліки товару, виготовленого самим правоволодільцем. Що ж стосується недоліків взуття, виготовленого ВАТ „Казачок” за договором комерційної концесії, то відповідати перед споживачами повинен безпосередньо виробник.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 7. Компанія „Бела-Дона” уклала договір комерційної концесії з ТОВ „Індастріал”, відповідно до якого останньому було надано право на користування комерційним найменуванням „Бела-Дона”, торговельною маркою, промисловим зразком, комерційним досвідом та діловою репутацією Компанії „Бела-Дона”. Користувач завдяки цьому налагодив досить вдалий бізнес. Розуміючи, що на ринку є можливість розширення сфери зазначеного бізнесу, ТОВ „Індастріал” уклав договір комерційної субконцесії з АТ „Ангеліна”. Незабаром Компанія „Бела-Дона” через публікації, які завдали шкоди її діловій репутації, дізналася про укладення договору комерційної субконцесії. Як з’ясувалося, АТ „Ангеліна”, використовуючи торговельну марку та комерційне найменування „Бела-Дона”, реалізовувало неякісні товари і неналежним чином надавало послуги споживачам.

Компанія „Бела-Дона” звернулася з позовом до ТОВ „Індастріал” про дострокове розірвання договору комерційної концесії та відшкодування збитків, завданих АТ „Ангеліна”, вважаючи, що користувач не мав права укладати договір комерційної субконцесії. ТОВ „Індастріал” проти позову заперечував на підставі того, що оскільки збитки завдані АТ „Ангеліна”, то саме воно і повинно їх відшкодувати. До того ж, на думку користувача, він міг укладати договір комерційної субконцесії, оскільки в договорі не було заборони на вчинення таких дій.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання 8. АТ „Лоліта” уклало договір комерційної концесії з ВАТ „Венера” на п’ять років. Відповідно до умов договору ВАТ „Венера” було надано право користуватися комерційним найменуванням „Лоліта”, комбінованою торговельною маркою, яка включала слово „Лоліта”, промисловим зразком, комерційним досвідом та діловою репутацією АТ „Лоліта”. Завдяки цьому користувач в досить короткий час налагодив вдалий бізнес. Свої обов’язки за договором він виконував належним чином і організовував свою підприємницьку діяльність так, щоб в подальшому мати переважне право на укладення договору комерційної концесії на новий строк. Однак через три роки правоволоділець повідомив користувача, що згідно з рішенням суду торговельна марка визнана недійсною і на нього покладено обов’язок змінити комерційне найменування. У зв’язку з цим АТ „Лоліта” було перейменовано у ВАТ „Орбіта”, обрало комерційне найменування „Орбіта” і подало заявку на отримання відповідної торговельної марки.

Користувач звернувся за консультацією до юриста з метою дізнатися про можливі варіанти виходу з цієї ситуації.

Як повинна бути вирішена справа?

Додатковий матеріал до теми

ЦК України. Глава 75. Ст.ст. 1107-1114.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. в редакції закону від 11.07.01р. // Офіційний вісник України. - 2001.- №32. – Ст.1450.

Про охорону права на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.93 р. зі змінами // Відомості ВР України. - 1994. -№7. -ст.36.

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України в редакції Закону від 01.06.2000 р. // Відомості ВР України. - 2000. - №37. - ст.307.

Гура М. Система правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності //Юридична газета. - 2004.-8 квітня (№7). С.10-11.

Солодченко І. Роялті: проблеми ліцензійних договорів, надумані і не дуже //Бізнес (бухгалтерія).- 2002.- 1 липня (№27). - С.65-67.

Крижна В.М. Юридична природа ліцензійного договору в патентному праві // Проблеми законності. - Вип. 37. – Х.: НЮАУ, 1999. С.119-125.

Про охорону права на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.93р. // Відомості ВР України. - 1994. - №7. -Ст.36.

Доронін Д. Франчайзинг по-українськи. Все, що необхідно знати при укладанні договорів комерційної концесії // Юридична газета. -2004. -№9.-С.19.

Сидоров Я. Договір комерційної концесії : аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №1. - С.51-54.

Домбругова А. Правове регулювання відносин за договором комерційної концесії // Юр. вісник України. - 2004. - №7. - С.14.

Цират А.В. Фрайчайзинг и фрайчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – Киев: Истина, 2002. – 240с.