Okrepilov Quality Management

[63] ограничивает объем информации, которая, составляя государ- ственную тайну, не может рассматриваться как служебная и ком- мерческая тайна. После рассекречивания такой информации в от- ношении нее могут возникать уже гражданские правоотношения, в томчислеиправонасохранениееевкачестве«ноу-хау» (служебной или коммерческой тайны).

К «ноу-хау» не относятся устав и другие учредительные до- кументы организации, сведения, представляемые по формам от- четности, о финансово-хозяйственной деятельности и иные све- дения, определенные Постановлением Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (в ред. Постановления Правительства РФ от

03.10.2002 № 731) [103].

«Ноу-хау» незащищаютсяпатентами(свидетельствами). Впро- тивном случае, в силу обязательного опубликования заявочных ма- териаловипатентныхописаний, этаинформациястановитсяобще- доступной и перестает быть «ноу-хау» по определению.

Признаком «ноу-хау» является «отсутствие свободного досту-

па на законном основании» к информации, составляющей «ноу-хау». Под этим понимается отсутствие какого-либо обнародования све- дений в любых источниках информации, невозможность понять «ноу-хау» по результатам его применения (например, по това- ру – технологии изготовления), отсутствие свободного доступа на предприятие, к технологическому оборудованию, использующему «ноу-хау», или непосредственно к информации, составляющей «ноу-хау».

По своей правовой природе понятие «ноу-хау» двойственно. С одной стороны, это продукт творчества отдельного человека или коллектива, то есть, как и объект авторского права, он нематериа- лен по своей сущности, другими словами, близок к нематериаль- ным активам. С другой - он должен быть зафиксирован на каком- либо носителе (на бумаге, в электронном или ином, пригодном для восприятия третьими лицами виде), то есть «ноу-хау» имеет и материальную составляющую, которая при определенных условиях позволяет говорить о нем как об оборотоспособном активе. Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что «ноу-хау» в обязательном порядке должен быть защищен каким-либо охранным документом (например, патентом), таккакэтоособыйобъектинтеллектуальной собственности, не требующий государственной регистрации.

81

Но для того чтобы «ноу-хау» стал таковым, правообладатель должен предпринять конкретные действия по охране конфиденци- альности информации. Отсутствие признаков охраняемой инфор- мацииозначает, чтопоследняянеявляется«ноу-хау». Обязательные меры по охране конфиденциальности информации, которые дол- жен предпринять правообладатель, определены статьей 10 Закона о коммерческой тайне и включают в себя:

1)определение перечня информации, составляющей коммер- ческую тайну;

2)ограничение доступа к информации, составляющей коммер- ческую тайну, путем установления порядка обращения с этой ин- формацией и контроля за соблюдением такого порядка;

3)учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческуютайну, и(или) лиц, которымтакаяинформациябыла предоставлена или передана;

4)регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско- правовых договоров;

5)нанесение на материальные носители, содержащие инфор- мацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой инфор- мации.

При этом согласно Закону о коммерческой тайне достаточно выполнить вышеперечисленные действия, чтобы можно было го- ворить об установлении режима коммерческой тайны (п. 2 ст. 10 Закона).

С момента установления обладателем информации режима коммерческой тайны у него возникают права на ее использование. Это предусмотрено статьей 7 Закона о коммерческой тайне. Ни о государственной регистрации этого права, ни о необходимости получения какого-либо охранного документа закон ничего не го- ворит. Кроме того, установив режим конфиденциальности, право- обладатель получает наряду с некоторыми другими правами, на- званными в статье 7 Закона о коммерческой тайне, право вводить

вгражданский оборот информацию, составляющую коммерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих включение в них условий об охране конфиденциальности этой информации.

82

Таким образом, становятся очевидными принципиальные раз- личия содержания прав на «ноу-хау» и на интеллектуальную соб- ственность:

–право в отношении объектов интеллектуальной собственно- стиестьмонополиянаихиспользование; ценностьвданномслучае представляют сами права, и доход будет приносить осуществление этих прав (путем монопольного использования, переуступки, про- дажи права использования);

–право в отношении «ноу-хау» есть право на защиту имуще- ственных интересов в случае незаконного получения и использова- ния «ноу-хау» другими лицами; в этом случае ценность представля- ет собственно информация, являющаяся «ноу-хау», а получаемый доход связан либо с тем, что ее знает и использует только владелец, либо с тем, что владелец за плату раскрыл эту информацию другому лицу;

–интеллектуальная собственность и права в отношении «ноу- хау» (служебной или коммерческой тайны) - взаимоисключающие понятия в том смысле, что в отношении одной и той же информа- ции (знаний) может быть либо одна, либо другая форма охраны.

Передача «ноу-хау» есть предоставление владельцем «ноу-хау» возможности его использовать другому лицу, осуществляемое пу- тем раскрытия «ноу-хау» на основе договора. Обязательным усло- вием такого договора является обоюдное обеспечение конфиден- циальности в отношении «ноу-хау».

На практике часто передачу «ноу-хау» отождествляют с лицен- зионными сделками, используя соответствующую терминологию: лицензиар (владелец «ноу-хау») и лицензиат (покупатель «ноу- хау»), форму лицензионного договора, такие же формы платежей («роялти» и др.). Однако договор о передаче «ноу-хау» - это особый вид договора. В данном случае предметом договора не может быть «предоставление права использования» как в лицензионном дого- воре, поскольку «ноу-хау» не является объектом исключительных прав. Предмет договора о передаче «ноу-хау» - это раскрытие по- купателю на условиях конфиденциальности информации, являю- щейся «ноу-хау».

Передача исключительных прав на секреты производства осу- ществляется на основании договора, заключаемого в простой пись- менной форме и не требующего какой-либо регистрации (ст. 1468 ГК РФ). Передачу «ноу-хау» мы рассмотрим в следующем разделе.

83

4.3. Лицензирование промышленной собственности. Лицензионный договор: понятие, виды, применение

Одной из форм реализации исключительных прав патен- тообладателя является институт лицензирования этих прав, ос- нованных на выдаче или продаже лицензий, путем заключения ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА, т.е. соглашения, по которому патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственно- сти другому лицу (лицензиату), принимающему на себя обязан- ность вносить патентообладателю платежи и осуществлять иные действия согласно данному договору.

При этом, наряду с передачей прав пользования товарным зна- комилизнакомобслуживания, фирменнымнаименованиемитому подобными объектами, правообладатель передает пользователю также необходимую информацию о технологии производства, обе- спечиваетегоконсультационнойиинойпомощью, стем, чтобыто- вары и услуги пользователя на рынке выступали в таком же виде, как аналогичные товары и услуги правообладателя.

По своей правовой природе лицензионный договор является сделкойопередачеправаиспользованиянаопределенныхусловиях объекта промышленной собственности.

Отношения лицензионного договора представляют собой воз- мездную передачу одной организацией, в том числе организаци- ей – предпринимателем (со сложившейся, хорошо известной по- требителям деловой репутацией) своих средств индивидуализации производимыхтоваров, выполняемыхработилиоказываемыхуслуг другой организации (предпринимателю). При этом, наряду с пере- дачейемуправпользованиятоварнымзнакомилизнакомобслужи- вания, фирменным наименованием и тому подобными объектами, правообладатель передает пользователю также необходимую ин- формациюотехнологиипроизводства, обеспечиваетегоконсульта- ционной и иной помощью, с тем, чтобы товары и услуги пользова- теля на рынке выступали в таком же виде, как аналогичные товары и услуги правообладателя.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качествотоваровлицензиатабудетненижекачестватоваровлицен- зиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнени- ем этого условия.

84

По объему передаваемых прав различают следующие основные виды лицензионных договоров (лицензий) (рис. 1.21):

–исключительная лицензия;

–неисключительная лицензия;

–открытая лицензия.

ȼɂȾɕ ɅɂɐȿɇɁɂɈɇɇɕɏ ȾɈȽɈȼɈɊɈȼ

ɉɪɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɚɬɟɧɬɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 4 ɥɟɬ (ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ - ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɥɟɬ) ɫ ɞɚɬɵ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɬɟɧɬɚ ɥɸɛɨɟ ɥɢɰɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ Ɋɨɫɩɚɬɟɧɬ ɫ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɦ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɟɦɭ ȗȘȐȕțȌȐȚȍȓȤȕȖȑ ȕȍȐșȒȓȦȟȐ-

ȚȍȓȤȕȖȑ ȓȐȞȍȕȏȐȐ.

Рис. 1.21. Виды лицензионных договоров

Под исключительной лицензией понимается такая лицензия, на основании которой лицензиат получает исключительное право использовать объект промышленной собственности в обусловлен- номобъеменаобусловленнойтерритории. Лицензиарвэтомслучае

85

не вправе не только выдавать еще кому-нибудь лицензию, но и сам не может использовать предмет договора в оговоренных пределах. За ним сохраняется лишь право на использование в части, не пере- данной лицензиату, например на другой территории, в другой от- расли и т.п.

Разновидностью исключительной лицензии является полная лицензия, в соответствии с которой исключительное право полно- стью передается в распоряжение лицензиата. Сам лицензиар в те- чение срока действия договора теряет право использовать объект договора.

Статьей1365 ГКРФпредусматриваетсядоговороботчуждении патента, заключающийсявполнойпередачеправнапатентдругому лицу (приобретателю патента).

При неисключительной лицензии (иногда ее называют про- стой) лицензиар, разрешая лицензиату использование объекта про- мышленнойсобственности, сохраняетзасобойвсеправа, вытекаю- щие из патента, включая выдачу лицензий третьим лицам.

Кромерассмотренныхдвухвидовлицензий, предусматривается еще возможность выдачи уже упоминавшейся открытой лицензии, если патентообладатель предполагает, что объект промышленной собственности не найдет достаточного спроса и ищет способы сни- жения патентной пошлины. В этом случае заинтересованный поль- зователь (лицензиат) обязан заключить с лицензиаром договор.

Договоры о выдаче лицензии, а также другие договоры, пред-

усматривающиетакоеусловие, подлежатобязательнойрегистрации в Роспатенте. Договор вступает в силу с момента его государствен- ной регистрации. При отсутствии государственной регистрации та- койдоговорсчитаетсянедействительным(п. 6 ст. 1232 ГКРФ). При несоблюдении требования о государственной регистрации перехо- даисключительногоправабездоговоратакойпереходсчитаетсяне- состоявшимся (там же).

Помимо трех рассмотренных лицензий (называемых добро- вольными) патентным законодательством предусмотрены принуди- тельныелицензии. Онинаправленыглавнымобразомпротиввладель- цев патентов, блокирующих развитие своих конкурентов нежелани- ем продавать лицензии на запатентованные технические решения. Основанием для ее выдачи может служить неиспользование защи- щенного патентом объекта промышленной собственности в течение определенного срока. Так, в соответствии со статьей 1362 ГК РФ,

86

при неиспользовании или недостаточном использовании патенто- обладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента (свидетельства), любое лицо в случае отказа патентообла- дателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудитель- ной неисключительной лицензии.

Кроме того, Правительство РФ имеет право в интересах наци- ональной безопасности использовать объекты промышленной соб- ственности без согласия патентообладателя с выплатой ему сораз- мерной компенсации (ст. 1360 ГК РФ).

Следуетобратитьособоевниманиенаусловияпередачивпользо-

вание «ноу-хау».

В связи с тем, что характерной особенностью «ноу-хау» явля- ется отсутствие какого-либо охранного документа, при подписа- нии договора на передачу в пользование «ноу-хау» следует обратить особое внимание на предмет договора. В первую очередь стороны договора должны раскрыть содержание передаваемого «ноу-хау». В обязательном порядке необходимо установить режим передачи «ноу-хау» - исключительный или неисключительный.

Поскольку «ноу-хау» является охраняемой от третьих лиц ком- мерческойинформацией, вдоговоревобязательномпорядкедолж- нобытьуказаниенаееконфиденциальность. Внемнадоопределить объем и перечень информации, представляющей коммерческую тайну, и обязательства по ее охране, поскольку с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладате- лей (ст. 1467 ГК РФ).

Законом установлено, что при предоставлении права исполь- зования секрета производства лицо, распорядившееся своим пра- вом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора (ст. 1469 ГК РФ). А лица, получившие соответствующие права по лицензи- онному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (там же).

Чаще всего к «ноу-хау» относится непатентоспособная инфор- мация. Вместе с тем в качестве «ноу-хау» может использоваться и информация, которая, будучипатентоспособной, покаким-топри-

87

чинам не защищена патентом (например, из-за нежелания право- обладателя ее регистрировать) и используется как «ноу-хау».

Особенность договора о передаче «ноу-хау» заключается в том, что обе договаривающиеся стороны, заключающие соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец предоставляет «ноу-хау», онраскрываетпринадлежащийемусекретпроизводства. При этом нельзя исключить, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, ко- торые он имел перед конкурентами.

То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени «ноу-хау» сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу «ноу-хау», которое выплачивается ему почастям, апокупательнеполучитожидаемойприбылии, возмож- но, даже не возместит понесенных расходов.

Обычно составлению договора предшествуют переговоры, ка- сающиеся области применения «ноу-хау» и длительности обяза- тельств сторон.

При приобретении лицензии на «ноу-хау» лицензиар боится раскрыть«ноу-хау» дозаключениядоговора, опасаясь, чтолицензиат воспользуетсяполученнойинформациейиоткажетсяотподписания договора. С другой стороны, лицензиат опасается, что секретом уже владеют или в ближайшее время будут владеть конкуренты, и он не получитэкономическиепреимущества, накоторыерассчитывает.

Поэтому на практике применяется заключение так называе- мого опционного соглашения, по которому лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать, не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и имеющих конфиденциальный характер.

Всвою очередь лицензиар обязуется в течение этого же време- ни не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения определяют- ся все основные условия возможного лицензионного договора.

По лицензионному договору о передаче «ноу-хау» лицензиату предоставляется право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных их владельцами.

Влицензионной практике наиболее типичным является дого- вор, по которому покупателю лицензии предоставляется право на

88

использование запатентованного изобретения с одновременной передачей технической документации и технического опыта.

Договором определяются предмет сделки, его цена, срок дей- ствия, времяиместоисполнениядоговора, праваиобязанностисто- рон (включая передачу, прием, платежи и сроки), ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания для осво- божденияотответственностиилипрекращениядействиядоговора.

Впредмете договора должны быть точно определены все пра- ва и сведения, которые передаются, порядок и условия их переда- чи и использования, а также установлен объем передаваемых прав. Кроме того, в договор обязательно включается условие о неразгла- шении «ноу-хау» как в период срока действия договора, так и после его окончания, что должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается порядок ознакомления сотрудников лицензиата с «ноу-хау» во избежание разглашения.

Наиболее характерным условием в лицензионных соглашени- ях, ограничивающим лицензиата в использовании «ноу-хау», явля- ется обязанность:

– не передавать приобретенные знания и опыт третьей сторо- не в течение срока действия соглашения и в среднем до 5 лет после окончания срока его действия;

– указывать в рекламных документах или на выпускаемой про- дукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы;

– не предоставлять сублицензий на «ноу-хау», так как это мо- жет повлечь его утрату.

Взавершение рассмотрения способов передачи исключитель- ных прав на интеллектуальную собственность необходимо сказать еще об одном виде такой передачи – о договоре коммерческой кон- цессии, который еще называют ФРАНЧАЙЗИНГ - соглашение об условиях совместной деятельности между компанией и дилером, согласно которому дилер получает право деятельности с использо- ванием товарного знака компании, ее ноу-хау, маркетинговых прие- мов, технологии, рекламных возможностей, полуфабрикатов и т.д., расплачиваясь за это отчислением определенного процента с обо- рота или от прибыли. Статьей 1028 ГК РФ установлена особая про- цедура регистрации такого договора: он регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или предпри- нимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя; также договор подлежит регистрации в Роспатенте.

89

Важным экономическим аспектом лицензионного догово- ра является ЦЕНА ЛИЦЕНЗИИ, которая фиксируется в договоре. Выплаты за право пользоваться предметом лицензионного согла- шенияподразделяютсянаединовременные(«паушальныйплатеж») и периодические («роялти»).

Роялти - периодические отчисления лицензиару (продавцу) за право пользования предметом лицензионного соглашения. На практике роялти устанавливаются в виде фиксированных ставок, которые выплачиваются лицензиатом через согласованные про- межутки времени в течение действия лицензионного соглашения. Наиболее распространенным методом является исчисление роялти в процентах от стоимости продаж продукции.

Паушальный платеж - вознаграждение в виде такого платежа является капитализацией роялти, т.е. его достаточной единовре- менной выплатой до получения экономического эффекта от ис- пользования предмета лицензионного соглашения.

Однако чаще всего в практике используется комбинированная система лицензионных платежей:

–вначале предусматривается авансовый паушальный платеж;

–затем, начинаясовторого-третьегогодадействиядоговора, – ежегодные платежи по роялти.

Цена лицензии является обобщенным показателем полезности научно-техническихзнаний, передаваемыхлицензиату. Вееоснове лежит прогнозируемая прибыль (дополнительный доход), которая можетбытьполученалицензиатомвтечениесрокадействиялицен- зионного договора. Цена лицензии может составлять лишь часть прибыли и зависеть от ряда конъюнктурных факторов, определяю- щих рыночный спрос и предложение на предмет лицензии.

4.4.Охранные документы, удостоверяющие исключительное право

на объекты промышленной собственности

Как ранее отмечалось, основными документальными формами правовой охраны являются:

Патент - охранный документ, удостоверяющий исключитель- ное право юридического или физического лица (лиц) в отношении конкретного объекта интеллектуальной собственности. Патенты выдаются на изобретения, промышленные образцы и селекцион- ные достижения. Срок действия патента ограничен.

90